Concorrenza sleale sull’uso del marchio “Inter” negli States? Beckham 0 Zhang 2.

In un precedente articolo sul nostro blog abbiamo esaminato la disciplina dei trademarks (ossia i marchi) negli Stati Uniti con specifico focus sul settore Moda.  

Oggi invece analizziamo un avvincente caso di diritto sportivo: la battaglia legale in corso davanti alle corti americane tra l’icona e superstar mondiale David Beckham (nella qualità di Presidente e proprietario fondatore della squadra americana Inter Miami FC) contro la società calcistica italiana Inter, di proprietà del magnate cinese Zhang. 

Oggetto della disputa è la contestazione mossa dalla società italiana per l’utilizzo illecito del nome “Inter” da parte della franchigia di proprietà della cordata di imprenditori capeggiati da Beckham

In linea generale per poter richiedere la tutela del nome aziendale, la cui importanza deriva dalla considerazione che esso consente all’imprenditore di essere riconosciuto al pubblico in maniera distintiva, esso dovrà essere: 

1) dotato di capacità distintiva (ossia un segno che il pubblico collega all’impresa); 

2) utilizzato legittimamente dal soggetto che ne chieda la tutela; 

3) effettivamente confondibile con il segno illegittimamente usato da altri. 

In tale ipotesi, ossia qualora il nome aziendale integri i presupposti sopra richiamati, l’utilizzo confusorio del nome da parte di terzi potrebbe, in base a una valutazione di tutti gli elementi del caso concreto, configurare un illecito di concorrenza sleale, che non si perfeziona necessariamente con la produzione di un danno effettivo, ma è integrato con la sola potenzialità lesiva; da ciò la possibilità di chiedere misure cautelari a propria tutela. 

Nel caso in esame Beckham e i suoi soci esercitavano nel 2014 una opzione di acquisto relativa ad un ‘expansion team’ della MLS (Major League Soccer, ovvero la lega professionistica del calcio americano) per fondare un nuovo club nella solare città di Miami.  

L’ingresso del nuovo team americano nella lega è stato annunciato il 29 gennaio 2018 per la stagione 2020. Il 5 settembre dello stesso anno 2018 è stato ufficializzato che il nome della franchigia sarebbe stato Club Internacional de Fútbol Miami, comunemente abbreviato in Inter Miami CF.

Ma nel 2014 l’Inter (di Milano), probabilmente fiutando quello che sarebbe successo, ha depositato una domanda di registrazione del nome abbreviato “Inter” come marchio esclusivo nel mondo del calcio presso lo United States Patent Trademark Office (l’Ufficio brevetti degli Stati Uniti).  

Su tali basi l’Inter nel 2019 ha contestato l’uso improprio dell’abbreviazione ‘Inter’ da parte della neocostituita franchigia di Beckham perché in contrasto con la sua domanda di registrazione del 2014. 

L’Inter Miami e la MLS si sono opposti alla registrazione del marchio “Inter” davanti all’organo competente americano: l’U.S. Trademark Trial and Appeal Board (TTAB)

Dal loro punto di vista la parola ‘Inter’ non avrebbe infatti quella capacità distintiva necessaria per poter conferire alla società italiana il diritto di esclusiva del marchio in quanto è: 

- puramente descrittiva della società richiedente (Inter di Milano) e dei suoi beni e servizi,

– una semplice abbreviazione di “internazionale”,  

– un termine troppo generico, comunemente usato per descrivere diverse squadre di calcio nel mondo (tra cui ad esempio l’americana l’Inter Atlanta FC, ma anche la finlandese Inter Turku o la croata NK Inter Zapresic o ancora la brasiliana Internacional di Porto Alegre). 

In conclusione, secondo la tesi americana Inter rappresenta un termine diffuso nel mondo del calcio a cui i consumatori rilevanti (ossia quei consumatori che hanno quantomeno familiarità con il mondo del calcio) non associano una specifica squadra di calcio e pertanto non rappresenta un indicatore di origine in relazione a beni e servizi associati al calcio e conseguentemente nessuna squadra di calcio può rivendicare diritti esclusivi sul termine “Inter” attraverso la sua registrazione. 

Ma le competenti autorità di giustizia americane sia a inizio 2020 che a fine 2020 (9 dicembre), hanno dato ragione alla compagine italiana: per ora il rischio di confusione dei nomi dunque esiste.  

Ci sarà un altro grado di giudizio per una risposta definitiva sulla questione

Nel caso in cui Beckham e i suoi soci si troveranno costretti a cambiare nome il danno sarà milionario. Per questo l’alternativa alla sentenza finale potrebbe essere un accordo extragiudiziale di coesistenza tacita in cui entrambe le società continuino ad utilizzare il termine ‘Inter’, ma con i necessari accorgimenti per distinguersi chiaramente nel marketing, nel branding e nel merchandising. 

Alla luce i quanto sopra, appare dunque consigliabile per l’investitore svolgere le opportune verifiche legali preliminari in materia di marchi e segni distintivi al fine di comprendere il perimetro entro il quale muoversi o comunque per essere consapevoli del rischio che comporta utilizzare un certo nome valutando di negoziare in via preliminare attraverso accordi negoziali con le potenziali controparti.  

Diversamente si corre il rischio di trovarsi ad affrontare successivamente costi non preventivati (magari dopo aver sostenuto importanti investimenti come nel caso Beckham come l’acquisto di giocatori importanti come Higuain o l’impegno a costruire un nuovo stadio) aventi ad oggetto non solo le spese processuali e l’eventuale risarcimento del danno alla parte lesa ma anche l’onere di dover completamente riorganizzare, a distanza magari di anni, il piano marketing e branding del proprio prodotto commerciale. 

Marcello Mantelli 
Avvocato in Milano 

Massimiliano Gardellin 
Avvocato in Torino

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