Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
La Corte di Cassazione è intervenuta, con sentenza n. 738/2020, in materia di contraffazione del marchio, dirimendo la controversia sorta tra Imperial S.p.A. e Luigi Auletta Alta Moda S.r.l., entrambe aziende attive nel settore della fashion industry.
Tramite la pronuncia in esame, la Suprema Corte – partendo dal concetto di secondary meaning – ribadisce la differenza tra marchi forti e marchi deboli, chiarendo in quali circostanze sia configurabile una contraffazione di tali marchi.
Nel caso di specie, il giudice in primo grado (così come in appello) riteneva che il marchio “Imperial” fosse un marchio debole, in quanto fondato su una parola descrittiva e di uso comune attinente al settore della moda (si pensi agli abiti da donna in stile impero).
Come noto, infatti, i marchi vengono caratterizzati come:
– generici (e perciò mai registrabili in quanto non distinguibili e non innovativi);
– descrittivi (ossia marchi che di per sé sono generici, ma risultano ugualmente registrabili a patto che acquisiscano un “secondary meaning”, vale a dire la capacità di essere distinti dai consumatori rispetto ai servizi offerti da concorrenti grazie all’utilizzo continuato nel tempo del marchio generico); o
– distintivi (ossia marchi sempre registrabili, che si suddividono a loro volta in: suggestivi; arbitrari; fantasiosi).
Proprio per effetto della tutela del c.d. secondary meaning (disciplinata all’interno dell’ordinamento italiano dall’art. 13 D.lgs. n.30/2005 – codice della proprietà industriale), un marchio che originariamente sia generico ma che, in virtù del consolidarsi del suo uso sul mercato, diventi nel tempo distintivo è suscettibile di registrazione e, come tale, viene tutelato dalla disciplina in materia.
Tale affermazione è stata estesa dalla giurisprudenza anche ai casi in cui un marchio – originariamente debole – diventi nel tempo un marchio forte, con la conseguenza che allo stesso andrà applicata la disciplina in materia di tutela dei marchi forti.
Tuttavia, nel caso di specie, secondo il giudice di primo grado e la corte d’appello, il marchio Imperial non possiederebbe le caratteristiche tali da trasformarlo da marchio debole in marchio forte. Di conseguenza, il fatto che la Luigi Auletta s.r.l. abbia realizzato i marchi Impero Uomo, Impero Diamonds e Miss Impero, secondo i giudici, non integra di per sé un’ipotesi di contraffazione del marchio Imperial.
Intervenuta sul punto, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto affermato dalla Corte d’Appello, chiarendo come, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modifiche effettuate da altri marchi che ad ogni modo lascino intendere una possibile confondibilità di questi con il marchio originario, nel caso di un marchio debole tali modifiche (seppur minime) sono viceversa sufficienti ad escluderne la confondibilità con il marchio originario.
Nel caso di specie, il fatto che la Luigi Auletta s.r.l., accanto al termine “Impero”, abbia aggiunto “Uomo”, “Diamonds” e “Miss” garantisce un sufficiente grado di distinzione rispetto al marchio Imperial, essendo quest’ultimo caratterizzato da una radice (“imper”) troppo debole e comune e, come tale, non sufficiente per definire “imitativi” altri marchi che utilizzino la stessa radice.
In altre parole, al contrario di quanto analizzato nel caso Booking precedentemente affrontato su questo blog, in questo caso non trova applicazione la tutela fornita dal c.d. secondary meaning.
Da ciò ne deriva che, nella registrazione di un marchio, va sempre tenuto a mente che, ferme restando le regole in materia previste da ciascun ordinamento, il marchio deve rispettare tutta una serie di caratteristiche – prima fra tutte la distintività dello stesso – al fine di ottenere un’adeguata tutela da possibili contraffazioni.
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