Contratto di licenza di marchio: scioglimento del contratto internazionale (o nazionale) sulla base della clausola di “change of control”

Oggi esaminiamo una sentenza della Corte di Cassazione italiana (n. 23092 del 17/9/2019) sul seguente caso: 

i. le parti concludevano un contratto di  licenza di marchio per la produzione, vendita e distribuzione di prodotti prevedente una clausola di “change of control” (NdA cambiamento del controllo) in base alla quale il licenziante (cioè il soggetto che aveva concesso i diritti di sfruttamento del marchio) aveva la facoltà di risolvere il contratto in caso di perdita del controllo gestionale della società da parte del licenziatario (e quindi il soggetto che godeva dei diritti di sfruttamento del marchio).  

ii. In seguito, il licenziatario, di proprietà al 100% di una famiglia italiana, cedeva il proprio pacchetto azionario di maggioranza ad un fondo di investimento.  

iii. Data l’intervenuta modifica dell’assetto societario, il licenziante, scontento della situazione, si avvaleva della clausola di cd “change of control per risolvere il contratto; in risposta il licenziatario si opponeva e richiedeva il risarcimento dei danni derivanti dell’illegittima risoluzione.  

La Corte di Cassazione ha statuito che la risoluzione era illegittima dato che non si era integrata la condizione prevista dalla clausola del “change of control” in considerazione del fatto che la cessione della maggioranza delle azioni non ha in concreto comportato la perdita della governance della società licenziataria per i seguenti motivi: 

1.il Presidente del Consiglio di Amministrazione non era cambiato dopo la cessione della partecipazione; 

2.la maggioranza del consiglio di amministrazione era rimasta in capo alla famiglia cedente; 

3.i poteri gestori erano rimasti in capo all’organo collegiale, salve alcune deroghe in favore del nuovo amministratore delegato, limitate però alla gestione ordinaria e nei limiti del budget stabilito dal Cda; 

4.i referenti diretti del licenziatario non erano cambiati (erano infatti rimasti i componenti della famiglia cedente); 

5.la prospettata possibilità per il socio di maggioranza di convocare l’assemblea e revocare gli amministratori non era stata concretamente attuata. 

La Corte ha pertanto dato un’interpretazione “sostanziale” e concreta della clausola: per poter risolvere il contratto la perdita di governance doveva essere effettiva non essendo sufficiente la mera modifica della composizione del consiglio di amministrazione e dell’assetto delle partecipazioni societarie. 

Probabilmente, se la clausola del “change of control” si fosse riferita, oltre che al management, anche alla proprietà, la decisione della Suprema Corte sarebbe stata diversa. 

Quello che qui rileva è che la decisione della Corte potrebbe comportare potenziali profili di rischio in capo al licenziante. É quindi necessaria un’attenta redazione della clausola di cui si tratta: la clausola del “change of control” potrebbe infatti assumere un’importanza strategica per evitare che il licenziatario diventi, direttamente o indirettamente, di proprietà di un diretto competitor, permettendo di liberarsi di uno scomodo partner contrattuale proprio facendo leva proprio sulla risoluzione del contratto fondata sull’avvenuto change of control.   

Infatti, la circostanza che il management rimanga sostanzialmente lo stesso non esclude che i nuovi soci (che possono essere dei competitor del licenziante o del fornitore) possano accedere a tutti i libri dell’impresa e impadronirsi dei segreti industriali e commerciali del licenziante con grave danno per questi.

Alla luce di quanto sopra, con riferimento agli specifici profili di rischio emersi dalla sentenza sarà opportuno per il licenziante-concedente, con riferimento non solo ai contratti di licenza ma anche di agenzia, distribuzione, joint-venture ecc, strutturare la clausola in questione in modo più completo per ottenere con successo la risoluzione immediata del contratto in caso di cambio di controllo. Nello specifico si dovrà possibilmente tenere conto di:   

i. mutamento del management; 
ii. modifica rilevante della proprietà delle partecipazioni; 
iii. cambiamento delle key-persons (figure apicali/ chiave della società); 
iv. cessione di partecipazioni a un competitor (o a soggetto controllato direttamente o indirettamente da competitors); 
v. di ogni altro elemento specifico che emerga dalla situazione concreta. 

Avv. Marcello Mantelli 
Avv. Massimiliano Gardellin 

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