Diritto della moda: Il caso Fiorucci – lo stilista che cede il marchio con il suo nome può continuare ad utilizzare il proprio nome nel suo futuro “business”?

Lo stilista Elio Fiorucci, è stato protagonista di una lunghissima vicenda giudiziaria, sia sul piano nazionale che internazionale, avente ad oggetto questioni legate con il diritto dei marchi. 

A causa di varie difficoltà economiche, verso la fine degli anni ’80 la società Fiorucci del noto stilista, nel contesto di una procedura di liquidazione e di concordato preventivo, cedeva alla Edwin Co. Ltd, multinazionale giapponese, l’intero «patrimonio creativo» della Fiorucci, compreso il marchio FIORUCCI.  

Nel 1999 si apriva la cosiddetta “vicenda comunitaria”: la società giapponese presentava domanda all’UAMI (oggi EUIPO) per registrare il nome ELIO FIORUCCI come marchio comunitario.  

Contro tale domanda lo stilista opponeva che il marchio era ingannevole per i consumatori (non riferendosi ai prodotti da lui “creati”) e violava il suo diritto al nome. 

L’UAMI accolse l’opposizione ma la Commissione di Ricorso (dell’UAMI) ribaltò il verdetto argomentando principalmente che il nome era già percepito al pubblico come marchio e quindi non era ingannevole per i consumatori.  

Il Tribunale di primo grado CE e poi la Corte di Giustizia Europea diedero infine ragione allo stilista. 

Sul versante italiano invece un primo procedimento veniva instaurato dallo stilista nel 2002 davanti al Tribunale di Milano per ottenere la nullità e la decadenza dei marchi della nipponica Edwin Co Ltd, contenenti la denominazione FIORUCCI e FIORUCCINO, nonché del marchio “gli angeli” (fortemente collegato all’immagine dello stilista), perché ingannevoli nei confronti dei consumatori visto che lo stilista non collaborava più, in alcun modo, alla creazione dei prodotti.  

Le domande venivano rigettate dal Tribunale e dalla Corte di Appello meneghina sull’assunto che il marchio consistente nel nome di uno stilista non contiene necessariamente il messaggio della sua attuale presenza nella fase realizzativa o di controllo. 

Nelle more del suddetto procedimento la nipponica Edwin Co Ltd iniziava un altro procedimento contro lo stilista per contraffazione dei marchi FIORUCCI e concorrenza sleale. 

Le accuse si fondavano sul fatto che, lo stilista Elio Fiorucci, nel tentativo di riorganizzare il proprio “business” dopo la cessione della precedente società, aveva registrato e utilizzato per una serie di prodotti, dei marchi che incorporavano il nome «Fiorucci», tra cui: 
– “Love Therapy by Elio Fiorucci” e  
– “Love Therapy Collection by Elio Fiorucci”

Nei primi due gradi di giudizio, sia il Tribunale di Milano che la Corte d’Appello hanno in pratica sostenuto che l’espressione «by Elio Fiorucci» dovesse essere intesa nel senso che tale nome esprimeva semplicemente la personalità di Elio Fiorucci, con chiaro intento descrittivo (allo scopo di individuare la paternità dell’opera) e non distintivo (come marchio).  

In sostanza, la suddetta espressione (“by Elio Fiorucci”), secondo la Corte d’Appello, non aveva altro significato se non quello di manifestare l’apporto personale dello stilista alle attività in questione, il che escludeva ogni possibilità di illecito.  

Ma la Corte di Cassazione, con sentenza n. 10826/2016 sovvertiva la pronuncia della Corte di Appello sancendo che «in tema di cessione di marchio (nella specie “FIORUCCI”), l’inserimento, in quest’ultimo, di un patronimico coincidente con il nome della persona che in precedenza l’abbia incluso in un marchio registrato, divenuto celebre, e poi l’abbia ceduto a terzinon è conforme alla correttezza professionale se non sia giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività, ai prodotti o ai servizi offerti dalla persona, che ha certo il diritto di svolgere una propria attività economica ed intellettuale o creativa ma senza trasformare la stessa in un’attività parallela a quella per la quale il marchio anteriore sia non solo stato registrato ma abbia anche svolto una rilevante sua funzione distintiva».

La Corte ha pertanto ritenuto che lo stilista può in generale servirsi del proprio nome, dapprima registrato come marchio dallo stesso poi ceduto a terzi, nella misura in cui esso opera come riferimento descrittivo alle sue attività professionali, ma senza che si produca un agganciamento e/o di confusione nei confronti del marchio in precedenza ceduto a terzi (nel caso di specie la Corte non ha riscontrato una necessità descrittiva nei confronti dei prodotti e servizi coinvolti e quindi l’uso del nome non è stato considerato conforme ai principi della correttezza professionale). 

Alla luce della sentenza della Corte potrebbe essere opportuno per lo stilista che intenda cedere il proprio nome registrato come marchio, prevedere, nel contratto, clausole ad hoc che perimetrino le modalità di utilizzo successivo del nome tenendone altresì conto in sede di determinazione del prezzo.  

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Avv. Marcello Mantelli
Avv. Massimiliano Gardellin   

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