Il caso “Booking.com”: la decisione della Corte Suprema americana sulla registrazione del marchio

È del 30 giugno 2020 la decisione con la quale la Corte Suprema americana ha chiuso il contenzioso sorto tra l’Ufficio marchi e brevetti statunitense (USPTO) e la compagnia Booking.com per la registrazione del marchio.

Preliminarmente, è bene ricordare che i motivi cui l’USPTO può fare riferimento per giustificare un eventuale rifiuto alla registrazione si basano essenzialmente su:

1. il necessario carattere sufficientemente distintivo che il marchio deve avere,rispetto a quello di altri produttori, secondo la normativa americana;

2. le categorie specifiche sviluppate negli USA quali linee guida in base alle quali giudicare se un marchio sia o meno registrabile.

Nello specifico, si ricorda poi che i marchi vengono caratterizzati come:

generici (e perciò mai registrabili in quanto non distinguibili e non innovativi);

descrittivi (ossia marchi che di per sé sono generici, ma risultano ugualmente registrabili a patto che acquisiscano un “secondary meaning”, vale a dire la capacità di essere distinti dai consumatori rispetto ai servizi offerti da concorrenti grazie all’utilizzo continuato nel tempo del marchio generico); o

distintivi (ossia marchi sempre registrabili, che si suddividono a loro volta in: suggestivi; arbitrari; fantasiosi).

Nel caso di specie, la Corte Suprema, alla luce dei principi sopra sintetizzati, ha valutato in che categoria sia possibile far rientrare il marchio “Booking.com”, caratterizzandolo come un marchio descrittivo, il quale, seppur composto da termini di per sé generici, ha acquisito nel tempo un “secondary meaning” tale da renderlo riconoscibile ai consumatori e perciò distintivo rispetto a siti internet concorrenti.

La decisione così emanata riprende l’orientamento espresso anni prima anche dall’Ufficio europeo per la Proprietà intellettuale (EUIPO), il quale ha dovuto riconoscere che, sebbene il marchio in sé fosse generico, il nome “Booking.com” era tuttavia noto al pubblico, permettendone dunque la netta distinzione rispetto ad altri competitor.

In conclusione, nel procedere con la registrazione di segni distintivi, va sempre tenuto a mente che, ferme restando le regole in materia previste da ciascun ordinamento, sia in Europa che in America viene confermato il principio per cui il marchio risulta registrabile secondo una valutazione che si basa in larga parte sulla percezione che di questo hanno i consumatori, piuttosto che sull’applicazione di criteri strettamente formali.

Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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gabriele

per quanto riguarda i 3 months notice ricevuta (avevo chiesto 6 mesi di preavviso, essendo agente esclusivo per l'Italia da 18 anni)mi e' stata negata, nonostante anche l'Inghilterra abbia sottofirmato gli accordi Europei, mi hanno risposto che fa fede la corte inglese che prevede comunque non piu' di 3 mesi. Mi vedo costretto ad accettare, non potendo chiaramente accollarmi delle spese di un legale che operi in Inghilterra. Ma quello che desidero essere certo,e' che con la data della notifica di disdetta inviatami, sia certo che io sono loro agente x i tre mesi rimanenti e la mandante non puo'personalmente o con un nuovo agente operare sul territorio Italiano prima dello scadere dei 3 mesi. Ad esempio ,contattare i miei clienti e programmare una campagna vendite.

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Marcello

La risposta precedente era generica e a titolo di cortesia. Come potrà comprendere non possiamo fornire una consulenza senza aver studiato il caso.

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gabriele

Quindi, se io non accetto una dilazione dell'indennita' dovuta ed accettata , la legge inglese prevede che la mandante mi debba liquidare in un'unica soluzione?

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Marcello

Buongiorno, in linea di principio il pagamento dell'indennità, se legalmente dovuta, dovrebbe essere effettuato in un' unica soluzione ma le parti possono concordare diversamente. cordiali saluti Marcello Mantelli

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