È del 30 giugno 2020 la decisione con la quale la Corte Suprema americana ha chiuso il contenzioso sorto tra l’Ufficio marchi e brevetti statunitense (USPTO) e la compagnia Booking.com per la registrazione del marchio.
Preliminarmente, è bene ricordare che i motivi cui l’USPTO può fare riferimento per giustificare un eventuale rifiuto alla registrazione si basano essenzialmente su:
1. il necessario carattere sufficientemente distintivo che il marchio deve avere,rispetto a quello di altri produttori, secondo la normativa americana;
2. le categorie specifiche sviluppate negli USA quali linee guida in base alle quali giudicare se un marchio sia o meno registrabile.
Nello specifico, si ricorda poi che i marchi vengono caratterizzati come:
– generici (e perciò mai registrabili in quanto non distinguibili e non innovativi);
– descrittivi (ossia marchi che di per sé sono generici, ma risultano ugualmente registrabili a patto che acquisiscano un “secondary meaning”, vale a dire la capacità di essere distinti dai consumatori rispetto ai servizi offerti da concorrenti grazie all’utilizzo continuato nel tempo del marchio generico); o
– distintivi (ossia marchi sempre registrabili, che si suddividono a loro volta in: suggestivi; arbitrari; fantasiosi).
Nel caso di specie, la Corte Suprema, alla luce dei principi sopra sintetizzati, ha valutato in che categoria sia possibile far rientrare il marchio “Booking.com”, caratterizzandolo come un marchio descrittivo, il quale, seppur composto da termini di per sé generici, ha acquisito nel tempo un “secondary meaning” tale da renderlo riconoscibile ai consumatori e perciò distintivo rispetto a siti internet concorrenti.
La decisione così emanata riprende l’orientamento espresso anni prima anche dall’Ufficio europeo per la Proprietà intellettuale (EUIPO), il quale ha dovuto riconoscere che, sebbene il marchio in sé fosse generico, il nome “Booking.com” era tuttavia noto al pubblico, permettendone dunque la netta distinzione rispetto ad altri competitor.
In conclusione, nel procedere con la registrazione di segni distintivi, va sempre tenuto a mente che, ferme restando le regole in materia previste da ciascun ordinamento, sia in Europa che in America viene confermato il principio per cui il marchio risulta registrabile secondo una valutazione che si basa in larga parte sulla percezione che di questo hanno i consumatori, piuttosto che sull’applicazione di criteri strettamente formali.
Luca Davini
Avvocato in Milano e Torino
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