Come analizzato in precedenza su questo blog, il contratto di licenza di marchio (c.d. licensing) risulta essere un ottimo strumento per disciplinare il rapporto tra titolare del marchio e soggetto terzo che può utilizzarlo in via temporanea.

Tale affermazione è tanto più vera se si considera in particolare il settore della fashion industry, settore tanto in rapido sviluppo, quanto soggetto a violazioni di varia natura per quanto riguarda l’uso illecito dei marchi da parte di terzi.

Abbiamo già visto che i vantaggi legati all’utilizzo del contratto di licensing consistono principalmente nella durata limitata della licenza, nel vantaggio economico e nella diffusione della conoscenza del marchio.

È per tali ragioni, unitamente al grande sviluppo del settore della moda nel Bel Paese, che l’Italia si posiziona quale “leader” nell’utilizzo del contratto di licensing nella fashion industry a livello mondiale.

A titolo esemplificativo, si consideri che, secondo stime recenti, i marchi di lusso dati in licenza a livello mondiale risultano essere 512 e, di questi, ben 326 vengono prodotti dall’Italia.

Considerando, dunque, nello specifico la disciplina del contratto di licensing in Italia, va detto che questo costituisce un istituto atipico (e dunque non disciplinato in maniera precisa) mediante il quale il titolare del marchio (licenziante) concede in via temporanea e dietro pagamento (lump sum,royalty, ecc..) la possibilità di utilizzare il marchio e i correlati diritti di proprietà industriale ad un soggetto terzo (licenziatario).

Data la natura atipica del licensing, tale contratto può essere declinato con varie modalità. Ne consegue che ogni accordo di licenza di marchio, per quanto possa seguire uno schema generale, sarà unico, nel senso che dovrà essere configurato caso per caso su misura per la specifica operazione economica.

In tal senso, con gli anni si è sviluppata in Italia una complessa ed articolata disciplina delle tipologie contrattuali di licensing.

Punto di partenza, per il titolare del marchio che voglia ricorrere al licensing, risiede nella scelta del licenziatario più adatto. Tale scelta, a ben vedere, deve essere fatta, tra l’altro, sulla base del livello di sviluppo del marchio. Con riguardo a questo aspetto si possono delineare le seguenti ipotesi:

i- se il marchio è in fase di elaborazione (c.d. “fase prodotto”), l’obiettivo del titolare sarà ricercare un licenziatario che assuma le vesti di un tutor nello sviluppo del marchio stesso (è questo il caso dei marchi ad uno stadio iniziale di sviluppo, privi di una struttura produttiva);

ii- se il marchio è già sviluppato e dunque si trova in una fase di incremento della produzione (c.d. “fase garanzia”), il licenziante sarà alla ricerca di un licenziatario che sia uno specialista/produttore di merce riconducibile al marchio e che possa garantire una effettiva estensione della linea produttiva;

iii- se il marchio è ben strutturato e prodotto, essendo dunque necessaria una promozione su larga scala (c.d. “fase mondo”), il titolare del marchio ricercherà un licenziatario che sia uno specialista del business, in grado di estendere ulteriormente la conoscibilità del marchio stesso.

Si possono naturalmente ipotizzare altre situazioni.

In ogni caso, data la natura atipica e complessa dell’istituto del licensing, è fondamentale gestire il rapporto contrattuale tra licenziante e licenziatario con estrema attenzione, non solo a partire dalla scelta del licenziatario adatto ma anche avendo riguardo alla predisposizione del contratto specifico di licenza all’interno dei quali occorre inserire previsioni dettagliate per la tutela dell’operazione.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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