Industria della moda italiana: il contratto di licensing a tutela del marchio

Come analizzato in precedenza su questo blog, il contratto di licenza di marchio (c.d. licensing) risulta essere un ottimo strumento per disciplinare il rapporto tra titolare del marchio e soggetto terzo che può utilizzarlo in via temporanea.

Tale affermazione è tanto più vera se si considera in particolare il settore della fashion industry, settore tanto in rapido sviluppo, quanto soggetto a violazioni di varia natura per quanto riguarda l’uso illecito dei marchi da parte di terzi.

Abbiamo già visto che i vantaggi legati all’utilizzo del contratto di licensing consistono principalmente nella durata limitata della licenza, nel vantaggio economico e nella diffusione della conoscenza del marchio.

È per tali ragioni, unitamente al grande sviluppo del settore della moda nel Bel Paese, che l’Italia si posiziona quale “leader” nell’utilizzo del contratto di licensing nella fashion industry a livello mondiale.

A titolo esemplificativo, si consideri che, secondo stime recenti, i marchi di lusso dati in licenza a livello mondiale risultano essere 512 e, di questi, ben 326 vengono prodotti dall’Italia.

Considerando, dunque, nello specifico la disciplina del contratto di licensing in Italia, va detto che questo costituisce un istituto atipico (e dunque non disciplinato in maniera precisa) mediante il quale il titolare del marchio (licenziante) concede in via temporanea e dietro pagamento (lump sum,royalty, ecc..) la possibilità di utilizzare il marchio e i correlati diritti di proprietà industriale ad un soggetto terzo (licenziatario).

Data la natura atipica del licensing, tale contratto può essere declinato con varie modalità. Ne consegue che ogni accordo di licenza di marchio, per quanto possa seguire uno schema generale, sarà unico, nel senso che dovrà essere configurato caso per caso su misura per la specifica operazione economica.

In tal senso, con gli anni si è sviluppata in Italia una complessa ed articolata disciplina delle tipologie contrattuali di licensing.

Punto di partenza, per il titolare del marchio che voglia ricorrere al licensing, risiede nella scelta del licenziatario più adatto. Tale scelta, a ben vedere, deve essere fatta, tra l’altro, sulla base del livello di sviluppo del marchio. Con riguardo a questo aspetto si possono delineare le seguenti ipotesi:

i- se il marchio è in fase di elaborazione (c.d. “fase prodotto”), l’obiettivo del titolare sarà ricercare un licenziatario che assuma le vesti di un tutor nello sviluppo del marchio stesso (è questo il caso dei marchi ad uno stadio iniziale di sviluppo, privi di una struttura produttiva);

ii- se il marchio è già sviluppato e dunque si trova in una fase di incremento della produzione (c.d. “fase garanzia”), il licenziante sarà alla ricerca di un licenziatario che sia uno specialista/produttore di merce riconducibile al marchio e che possa garantire una effettiva estensione della linea produttiva;

iii- se il marchio è ben strutturato e prodotto, essendo dunque necessaria una promozione su larga scala (c.d. “fase mondo”), il titolare del marchio ricercherà un licenziatario che sia uno specialista del business, in grado di estendere ulteriormente la conoscibilità del marchio stesso.

Si possono naturalmente ipotizzare altre situazioni.

In ogni caso, data la natura atipica e complessa dell’istituto del licensing, è fondamentale gestire il rapporto contrattuale tra licenziante e licenziatario con estrema attenzione, non solo a partire dalla scelta del licenziatario adatto ma anche avendo riguardo alla predisposizione del contratto specifico di licenza all’interno dei quali occorre inserire previsioni dettagliate per la tutela dell’operazione.

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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gabriele

per quanto riguarda i 3 months notice ricevuta (avevo chiesto 6 mesi di preavviso, essendo agente esclusivo per l'Italia da 18 anni)mi e' stata negata, nonostante anche l'Inghilterra abbia sottofirmato gli accordi Europei, mi hanno risposto che fa fede la corte inglese che prevede comunque non piu' di 3 mesi. Mi vedo costretto ad accettare, non potendo chiaramente accollarmi delle spese di un legale che operi in Inghilterra. Ma quello che desidero essere certo,e' che con la data della notifica di disdetta inviatami, sia certo che io sono loro agente x i tre mesi rimanenti e la mandante non puo'personalmente o con un nuovo agente operare sul territorio Italiano prima dello scadere dei 3 mesi. Ad esempio ,contattare i miei clienti e programmare una campagna vendite.

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Marcello

La risposta precedente era generica e a titolo di cortesia. Come potrà comprendere non possiamo fornire una consulenza senza aver studiato il caso.

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