Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Con ordinanza del 20 luglio 2022, il Tribunale di Roma è stato il primo in Europa a disporre un provvedimento inibitorio delle attività di creazione e commercializzazione degli NFT, ossia Non-Fungible Token, in violazione di marchi registrati, ordinando la cancellazione dei medesimi da ogni sito internet.
Nel 2021, la società Blockeras aveva avviato un progetto NFT per la vendita di carte digitali di calciatori, tra le quali figurava quella di un noto giocatore italiano che indossava la maglia della Juventus mostrando segni distintivi di quest’ultima.
Pertanto, nella causa in oggetto tra Juventus Football Club S.p.A. contro Blockeras S.r.l., la nota società calcistica italiana aveva avviato un procedimento per inibire la produzione, commercializzazione e promozione online di carte digitali NFT recanti i marchi denominativi e figurativi di Juventus da parte di Blockeras in mancanza di espressa autorizzazione.
Blockeras si era opposta all’istanza presentata da Juventus, sostenendo di avere il diritto di commercializzare le figurine digitali NFT con i suoi marchi, poiché l’uso di questi segni sarebbe stato incluso nei diritti di immagine concessi dai calciatori riprodotti nelle carte digitali direttamente a Blockeras.
Inoltre, quest’ultima ha sostenuto che i marchi della Juventus non potessero beneficiare della protezione in quanto non registrati in un’apposita classe per “prodotti virtuali scaricabili”.
Sul caso di specie il Tribunale ha avanzato le seguenti considerazioni:
1. ha ritenuto che la registrazione dei marchi della Juventus nella classe 9 della Classificazione di Nizza sia idonea a comprendere le carte digitali NFT, alla luce dei termini quali: “pubblicazione elettronica scaricabile”;
2. ha affermato l’irrilevanza che il calciatore raffigurato avesse realmente giocato nella squadra Juventus e avesse concesso l’autorizzazione a utilizzare la sua immagine per la creazione delle carte digitali, risultando di fatto in un utilizzo di Blockeras dei marchi della Juventus senza alcuna autorizzazione;
3. ha inoltre sottolineato che la Juventus ha dimostrato di essere attiva anche nel campo dei crypto games, ossia videogiochi online basati sulle tecnologie blockchain, e nel campo delle criptovalute e NFT.
Alla luce di tali premesse il Tribunale di Roma ha dunque stabilito che la condotta di Blockeras di cui sopra costituisce:
1. violazione di marchio: sussistendo del caso di specie un concreto e attuale rischio di confusione, basato sull’identità dei segni utilizzati sulle carte digitali NFT;
2. concorrenza sleale: in quanto Juventus e Blockeras operano nello stesso settore di attività e i marchi di Juventus sono registrati per classi che includono il tipo di attività svolta da Blockeras.
Di conseguenza, il Tribunale ha emesso un’ordinanza che impedisce a Blockeras di produrre, commercializzare, promuovere e mettere in vendita sia NFT sia contenuti digitali recanti i marchi Juventus, predisponendo una sanzione pecuniaria per ogni giorno di ulteriore violazione.
