La tutela del marchio: la Cassazione italiana decide il caso Burberry

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con decisione n. 16568/2020, la Corte di Cassazione, sezione Penale, è intervenuta nel contenzioso tra Burberry (nota azienda inglese attiva nel settore della moda) e una concorrente cinese per un caso di contraffazione del marchio e ricettazione.

A seguito dell’intervento della Guarda di Finanza presso la sede dell’azienda cinese venivano infatti sequestrati circa 4000 metri di tessuto lavorato secondo il famoso motivo “tartan Burberry”, i quali risultavano essere stati contraffatti e distribuiti in un più ampio sistema di commercializzazione.

In primo grado, tuttavia, il Tribunale di Roma rigettava il ricorso di Burberry, in quanto i prodotti dell’azienda cinese, seppur identici a quelli venduti dal Burberry, non presentavano alcun riferimento al marchio denominativo dell’azienda inglese.

In appello, la Corte invece riconosceva che, per aversi contraffazione del marchio, è sufficiente la mera riproduzione del pattern, non essendo quindi necessaria la riproduzione esplicita del nome del brand.

Tuttavia, anche in appello la Corte ha rigettato le richieste di Burberry, in quanto la combinazione del tessuto (a righe beige e rosse su sfondo bianco) non sarebbe attribuibile unicamente al marchio Burberry, trattandosi viceversa di un generico motivo appartenente al tipo cd “Tartan”.

Seguiva poi la decisione della Corte di Cassazione che ribaltava le decisioni del Tribunale e della Corte d’appello accogliendo il ricorso presentato da Burberry.

Il motivo principale per l’accoglimento del ricorso, secondo la Suprema Corte, risiederebbe nella circostanza per cui la Corte d’appello avrebbe commesso un errore nel ritenere che il motivo Burberry riprodotto dall’azienda cinese non sia attribuibile unicamente alla casa di moda inglese, in quanto tale analisi doveva essere svolta sulla base di un esame globale non soltanto del tessuto in sé, ma anche dell’impressione complessiva del destinatario finale.

Secondo tale analisi, infatti, risulta che il consumatore è portato nella maggior parte dei casi a ricollegare il motivo specifico riprodotto dall’azienda cinese al brand inglese e non ad un generico motivo Tartan, andando così a ledere quella che è la “fede pubblica” del destinatario che pensa di acquistare un prodotto Burberry, pur acquistando tuttavia un prodotto cinese oggetto di contraffazione.

Riconoscendo i motivi addotti da Burberry, la Corte di Cassazione permette dunque al brand inglese di consolidare la propria presenza sul mercato, in quanto si riconosce che “la combinazione di righe rosse e nere che si intersecano tra loro su un fondo base formando quadrilateri bianchi” non sarà più né scozzese, né tartan, ma unicamente Burberry.

Inoltre, in via generale, si garantisce una ulteriore tutela a protezione del marchio e della proprietà intellettuale, andando a chiarire i limiti entro i quali si integra il reato di contraffazione del marchio e andando a tutelare maggiormente la fashion industry, settore tanto in rapido sviluppo, quanto soggetto a violazioni di varia natura per quanto riguarda l’uso illecito dei marchi da parte di terzi.

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Marcello

Buonasera, grazie per la sua richiesta. Per richiedere una consulenza deve inviare un'email con il suo quesito, allegando il contratto e ogni altro documento rilevante (ad esempio scambio di email) a [email protected] forniremo un preventivo una volta ottenuto il suo consenso al trattamento dei dati personali al fine dell'evasione della richiesta. cordiali saluti La segreteria

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Matteo

Salve, Ho depositato una SECONDA versione di un mio brano, insieme ad un'altra persona, che (nel deposito stesso, da parte mia su Soundreef, da parte sua su Siae) figura come arrangiatore. Io, sempre come autore e compositore. Nei rispettivi depositi le percentuali su DEM e DRM sono così suddivise: 60% io 40% lui. La persona che doveva figurare come arrangiatore, mi ha girato il "contratto di distribuzione" della MgM (in cui invece, inaspettatamente, figura come etichetta discografica). Fino a dove arrivo a capire in ambito legale, leggendo il contratto ci sono diverse cose che, a mio avviso, non tornano. Volevo sapere come fare per richiedere una consulenza da parte vostra. Grazie in anticipo. Matteo.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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gabriele

per quanto riguarda i 3 months notice ricevuta (avevo chiesto 6 mesi di preavviso, essendo agente esclusivo per l'Italia da 18 anni)mi e' stata negata, nonostante anche l'Inghilterra abbia sottofirmato gli accordi Europei, mi hanno risposto che fa fede la corte inglese che prevede comunque non piu' di 3 mesi. Mi vedo costretto ad accettare, non potendo chiaramente accollarmi delle spese di un legale che operi in Inghilterra. Ma quello che desidero essere certo,e' che con la data della notifica di disdetta inviatami, sia certo che io sono loro agente x i tre mesi rimanenti e la mandante non puo'personalmente o con un nuovo agente operare sul territorio Italiano prima dello scadere dei 3 mesi. Ad esempio ,contattare i miei clienti e programmare una campagna vendite.

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Marcello

La risposta precedente era generica e a titolo di cortesia. Come potrà comprendere non possiamo fornire una consulenza senza aver studiato il caso.

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