Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino
Con sentenza 14 aprile 2021 nella causa T-201/20, la decima sezione del Tribunale UE ha confermato la decisione assunta dalla commissione ricorsi dell’Ufficio europeo per proprietà intellettuale (EUIPO) che non aveva ammesso la registrazione come marchio UE di un segno figurativo costituito dall’immagine di un “Gallo” accompagnato dalla denominazione della parola “Ghisu” per i prodotti rientranti nella classe n. 33 dell’Accordo di Nizza (“bevande alcoliche”).
Pertanto, il simbolo del gallo nero può essere utilizzato solo per identificare il vino Chianti Classico nel contesto dell’uso di un marchio destinato a distinguere la vendita di vini. Così si è espressa la decima sezione del Tribunale Ue, confermando la decisione con cui l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile.
La vicenda risale al 2017, quando la società Berebene S.r.l. ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di un disegno consistente in un gallo a colori da inserire come marchio sulle bottiglie di vino prodotte dalla società insieme alla denominazione “Ghisu”.
Il Consorzio vino Chianti Classico ha immediatamente formulato opposizione sulla base dell’art. 8 par. 5 Reg. UE 2017/1001, deducendo nel dettaglio di aver ottenuto già nel 2014 la registrazione del marchio consistente nel disegno di un gallo nero unitamente alla denominazione “Chianti Classico dal 1716”.
Nel 2020, l’EUIPO ha dato ragione al Consorzio, respingendo la richiesta di registrazione in quanto, considerata l’immagine di eccellenza associata al marchio del gallo nero Chianti, garantire la registrazione di un marchio simile (peraltro per la stessa categoria merceologica) avrebbe comportato un indebito vantaggio a favore della società Berebene.
Impugnata la decisione dell’EUIPO dalla società, con sentenza 14 aprile 2021 il Tribunale UE decima sezione ha confermato l’esame effettuato dall’Ufficio europeo, analizzando la sussistenza o meno delle condizioni previste dal Regolamento Ue nel caso di specie.
Nel dettaglio, l’art. 8 par. 5 Reg. UE 2017/1001 stabilisce che la registrazione del marchio viene esclusa se questo è identico o simile ad un marchio anteriore. Inoltre, qualora la somiglianza sia lieve, è ad ogni modo sufficiente ad escludere la registrazione del marchio successivo qualora il marchio anteriore goda di notorietà nell’Ue, con la conseguenza che il marchio successivo potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.
Nel caso di specie, il Tribunale Ue ha chiarito che:
1) La somiglianza tra due marchi va valutata in base alla percezione del consumatore medio, tenuto conto delle qualità proprie dei segni/modelli. Nel caso in esame, i segni erano entrambi composti dall’immagine di un gallo, peraltro molto simile, con una conseguente forte somiglianza delle parti figurative dei marchi;
2) per aversi identità o somiglianza tra due marchi è necessario che il pubblico di riferimento operi un accostamento tra i marchi, stabilendo un nesso tra gli stessi.
Nel caso del marchio “gallo”, il Tribunale rileva come la presenza della denominazione “Ghisu” non basti ad escludere l’accostamento con il marchio Chianti, né tantomeno rileva il fatto che il marchio della Berebene si riferisca unicamente a vini bianchi (mentre il Gallo nero Chianti caratterizza vini rossi), sussistendo ad ogni modo un nesso tra i due marchi facilmente individuabile.
In altre parole, secondo il Tribunale UE, la somiglianza e l’accostamento/nesso tra i due marchi garantirebbero alla Berebene di avvantaggiarsi del potere attrattivo dato dalla notorietà del marchio Chianti antecedente, violando in questo modo la normativa europea che tutela i marchi.
#tutelamarchi #marchioregistrato #marchioUe #tutelamarchioUe #Chianti #gallonero #dirittoUe #EUIPO #TribunaleUe #contenziosoUe #marchiebrevetti #registrazionemarchio
