Tutela del marchio UE: il Chianti vince la battaglia per il marchio “Gallo nero”

Marcello Mantelli
Avvocato in Milano e Torino

Con sentenza 14 aprile 2021 nella causa T-201/20, la decima sezione del Tribunale UE ha confermato la decisione assunta dalla commissione ricorsi dell’Ufficio europeo per proprietà intellettuale (EUIPO) che non aveva ammesso la registrazione come marchio UE di un segno figurativo costituito dall’immagine di un “Gallo” accompagnato dalla denominazione della parola “Ghisu” per i prodotti rientranti nella classe n. 33 dell’Accordo di Nizza (“bevande alcoliche”).

Pertanto, il simbolo del gallo nero può essere utilizzato solo per identificare il vino Chianti Classico nel contesto dell’uso di un marchio destinato a distinguere la vendita di vini. Così si è espressa la decima sezione del Tribunale Ue, confermando la decisione con cui l’Ufficio Ue per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva respinto la richiesta di registrazione di un marchio simile.

La vicenda risale al 2017, quando la società Berebene S.r.l. ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di un disegno consistente in un gallo a colori da inserire come marchio sulle bottiglie di vino prodotte dalla società insieme alla denominazione “Ghisu”.

Il Consorzio vino Chianti Classico ha immediatamente formulato opposizione sulla base dell’art. 8 par. 5 Reg. UE 2017/1001, deducendo nel dettaglio di aver ottenuto già nel 2014 la registrazione del marchio consistente nel disegno di un gallo nero unitamente alla denominazione “Chianti Classico dal 1716”.

Nel 2020, l’EUIPO ha dato ragione al Consorzio, respingendo la richiesta di registrazione in quanto, considerata l’immagine di eccellenza associata al marchio del gallo nero Chianti, garantire la registrazione di un marchio simile (peraltro per la stessa categoria merceologica) avrebbe comportato un indebito vantaggio a favore della società Berebene.

Impugnata la decisione dell’EUIPO dalla società, con sentenza 14 aprile 2021 il Tribunale UE decima sezione ha confermato l’esame effettuato dall’Ufficio europeo, analizzando la sussistenza o meno delle condizioni previste dal Regolamento Ue nel caso di specie.

Nel dettaglio, l’art. 8 par. 5 Reg. UE 2017/1001 stabilisce che la registrazione del marchio viene esclusa se questo è identico o simile ad un marchio anteriore. Inoltre, qualora la somiglianza sia lieve, è ad ogni modo sufficiente ad escludere la registrazione del marchio successivo qualora il marchio anteriore goda di notorietà nell’Ue, con la conseguenza che il marchio successivo potrebbe trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore.

Nel caso di specie, il Tribunale Ue ha chiarito che:

1) La somiglianza tra due marchi va valutata in base alla percezione del consumatore medio, tenuto conto delle qualità proprie dei segni/modelli. Nel caso in esame, i segni erano entrambi composti dall’immagine di un gallo, peraltro molto simile, con una conseguente forte somiglianza delle parti figurative dei marchi;

2) per aversi identità o somiglianza tra due marchi è necessario che il pubblico di riferimento operi un accostamento tra i marchi, stabilendo un nesso tra gli stessi.

Nel caso del marchio “gallo”, il Tribunale rileva come la presenza della denominazione “Ghisu” non basti ad escludere l’accostamento con il marchio Chianti, né tantomeno rileva il fatto che il marchio della Berebene si riferisca unicamente a vini bianchi (mentre il Gallo nero Chianti caratterizza vini rossi), sussistendo ad ogni modo un nesso tra i due marchi facilmente individuabile.

In altre parole, secondo il Tribunale UE, la somiglianza e l’accostamento/nesso tra i due marchi garantirebbero alla Berebene di avvantaggiarsi del potere attrattivo dato dalla notorietà del marchio Chianti antecedente, violando in questo modo la normativa europea che tutela i marchi.

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Marcello

Temo che lei non abbia inquadrato correttamente la questione dal punto di vista giuridico.Saremo lieti di fornirle un preventivo per erogare una consulenza alla luce dell'esame del contratto, della corrispondenza intercorsa e della legge applicabile.Nel caso intenda richiedere un preventivo può scrivere a [email protected] esponendo i suoi quesiti. cordiali saluti

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gabriele

per quanto riguarda i 3 months notice ricevuta (avevo chiesto 6 mesi di preavviso, essendo agente esclusivo per l'Italia da 18 anni)mi e' stata negata, nonostante anche l'Inghilterra abbia sottofirmato gli accordi Europei, mi hanno risposto che fa fede la corte inglese che prevede comunque non piu' di 3 mesi. Mi vedo costretto ad accettare, non potendo chiaramente accollarmi delle spese di un legale che operi in Inghilterra. Ma quello che desidero essere certo,e' che con la data della notifica di disdetta inviatami, sia certo che io sono loro agente x i tre mesi rimanenti e la mandante non puo'personalmente o con un nuovo agente operare sul territorio Italiano prima dello scadere dei 3 mesi. Ad esempio ,contattare i miei clienti e programmare una campagna vendite.

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Marcello

La risposta precedente era generica e a titolo di cortesia. Come potrà comprendere non possiamo fornire una consulenza senza aver studiato il caso.

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gabriele

Quindi, se io non accetto una dilazione dell'indennita' dovuta ed accettata , la legge inglese prevede che la mandante mi debba liquidare in un'unica soluzione?

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Marcello

Buongiorno, in linea di principio il pagamento dell'indennità, se legalmente dovuta, dovrebbe essere effettuato in un' unica soluzione ma le parti possono concordare diversamente. cordiali saluti Marcello Mantelli

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